Como bem se sabe, as marcas são extremamente importantes para qualquer tipo de negócio, elas servem para diferenciar, para dar evidência, passar segurança dos produtos e serviços comercializados, bem como agregam valor e solidificam á imagem perante o público alvo da própria empresa.

Uma boa marca pode segurar um negócio dado à confiança passada ao consumidor ao longo do tempo, desestimulando que ele “tente a sorte” com outro fornecedor ou prestador de serviço, assim como passa certeza sobre o que esperar do produto ou serviço que a marca distingue.

Atualmente no Brasil se adota o sistema atributivo de registro de marcas, o que equivale a dizer que a propriedade e a exclusividade de uso do sinal serão atribuídas ao que primeiro registrá-lo, conforme disposto no artigo 129, caput, da Lei de Propriedade Industrial, e não ao que provar o uso mais antigo.

A tolerância do uso da marca por terceiros, ainda que por prolongado período, não retira do seu titular o exercício das prerrogativas que a lei lhe confere, entre os quais as que lhe asseguram o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade.

Com este entendimento, de acordo com o Recurso Especial Nº 1.801.881 – Sc (2018/0213495-3), a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que reconheceu a Cia. Hering como real detentora do direito de uso exclusivo sobre a marca Hering e sobre o sinal figurativo caracterizado por dois peixinhos, além de fixar indenização pelo uso indevido das marcas.

No caso em análise, impende salientar que, em 1999, tanto a Cia. Hering quanto as Lojas Hering entraram com ações na Justiça disputando a marca. O TJ-SC entendeu que já estava prescrito o direito da Cia. Hering de reivindicar exclusividade e, assim, permitiu o uso da marca pelas duas empresas.

A Cia. Hering recorreu ao STJ, que afastou a prescrição e devolveu o processo para que o TJSC analisasse o mérito. O tribunal estadual, então, deu ganho de causa à Cia Hering, detentora do registro perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Em recurso especial contra esse novo acórdão do TJ-SC, entre várias teses, as Lojas Hering afirmaram que o uso de seu nome comercial não decorreu de mera liberalidade. Na separação legal das empresas, em 1950, ela ficou com o fundo de comércio, o nome, a marca e a sede comercial, cabendo à Cia. Hering a fabricação dos produtos e o valor recebido por parte do acervo da seção de vendas.

Segundo as Lojas Hering, a Cia. Hering posteriormente avançou na sua área, começando a vender produtos diretamente em suas próprias lojas.

O relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, destacou que as alegações relativas à forma como se deu a separação das empresas em tempos remotos não podem ser objeto de apreciação em recurso especial, já que tais fatos não foram examinados nas instâncias ordinárias (Súmula 211) e, além disso, haveria necessidade de análise de provas (Súmula 7).

Ele ressaltou que não há como discutir o registro da marca feito pela Cia. Hering em 1952 perante o INPI, lembrando que, na época dos fatos, a legislação previa cinco anos para a contestação dos registros — prazo que foi repetido no artigo 174 da Lei 9.279/1996.

“Ultrapassado o prazo prescricional sem nenhuma oposição, subsistem os efeitos do registro — entre os quais o que assegura ao titular da marca o direito de usá-la com exclusividade e de impedir que outros a utilizem para a mesma finalidade —, ainda que fosse questionável a legalidade do ato administrativo“, declarou o ministro.

Villas Bôas Cueva disse que o registro concedido à Cia. Hering reconheceu a notoriedade da marca, de modo a impedir sua utilização pelas Lojas Hering, e ressaltou que somente com a desconstituição do registro por ação própria é que se poderia afastar a garantia de exclusividade de uso em todo o território nacional.

A Companhia Hering foi representada pelo advogado Marcelo Ribeiro que explicou que, como a empresa detém a marca registrada desde o início da década de 50 e usa ele desde o século 19, “é evidente que as Lojas Hering não poderiam concorrer com a Companhia Hering usando a marca“. Com informações da assessoria de imprensa do STJ.

Como advogado empresarial, atuante no Direito Empresarial, Direito Penal Econômico, Direito Cível, dentre outras áreas que norteiam o Direito Pátrio brasileiro, com expertise nos nas atividades que regem o registro de marcas e patentes, compreendo que diante do caso em análise, se faz neste momento de suma importância frisar quanto aos benefícios de registrar a marca por meio do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, vejamos:

1. A marca passa á ter proteção em âmbito nacional e o detentor tem o direito de exclusividade;
2. A data-base de marcas do INPI é bastante completa devido á obrigatoriedade do registro, tornando possível que se identifiquem possíveis contra fatores com maior facilidade;
3. O empresário interessado poderá usar o símbolo ® depois da sua marca depois de deferido o pedido de registro, transmitindo mais segurança à sua marca;
4. Dá publicidade e evidência à marca;
5. Transforma a marca em um ativo comercial passível de comercialização, podendo ser vendido, licenciado, permutar, como também poderá integralizar no capital social da sua empresa com o valor da marca,
6. O titular da marca, pode se opor à tentativa de registro de outras marcas parecidas de maneira administrativa, evitando a diluição da sua marca no mercado;
7. Facilita o combate à concorrência desleal e possibilita promover uma ação de abstenção de uso de marca;
8. Com o mero pedido, o titular do direito, poderá exercitar vários direitos como se fosse detentor da marca, pode se opor a outros pedidos no INPI, licenciar, fazer contratos envolvendo a marca e etc.

Neste interim, esclareço por fim, que há mais alguns benefícios e outras peculiaridades que envolvem o registro da marca no Brasil, como o caso das marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome, o princípio da especialidade, dentre outros.

Sendo assim, á sabido frisar, que a mera averbação da marca, não significa que o detentor está protegido apenas por averbar o nome empresarial na junta comercial do seu estado ou ao dar um “nome fantasia” ao seu negócio, muito cuidado, é muito importante ter cuidado.

Contudo, o mais importante é deixar esclarecido que o registro da marca no Brasil é imprescindível e não o fazer certamente causará fortes dores de cabeça. Nestas linhas, sabido frisar que não são só empresas que devem registrar suas marcas, os profissionais intelectuais, como advogados, médicos, fisioterapeutas, contadores, músicos, cientistas, dentre outros, ainda que usem seu nome próprio, deverão registrá-lo como marca sob pena de se submeterem à abstenção do uso do próprio nome como marca de seus serviços.