Cumpre-se observar inicialmente que o licenciamento ou “licensing”, de propriedade intelectual caracteriza-se concessão de direitos de uso de uma determinada propriedade para terceiros com a finalidade de agregar valor ao produto, serviço ou comunicação da empresa licenciada. No licenciamento, o empreendedor adquire uma licença para usar o nome da marca e/ou comercializar seus produtos ou serviços.

Neste ínterim, é sabido neste momento esclarecer algumas ponderações no que diz respeito à Licença para Exploração de Patentes.

No que tange á sua definição, os contratos que objetivam a licença para exploração da patente ou do pedido de patente depositado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, pelo titular da patente ou pelo depositante, devem respeitar o disposto nos Artigos 61, 62 e 63 da Lei de Propriedade Industrial Nº 9.279/96. No que se refere-se ao seu objeto, os contratos de Licença de Patente deverão indicar o número do pedido ou da patente depositada ou concedida, o título da patente, as condições relacionadas à exclusividade ou não da licença e permissão para licenciar a patente.

Por conseguinte, ao se tratar de valores, nos contratos que envolvem patentes as formas de pagamento negociadas se remetem á percentuais que incidente sobre o preço líquido de venda dos produtos objeto do contrato; valor fixo por unidade vendida ou valor fixo. Os pedidos de patentes que ainda não foram concedidos terão a remuneração suspensa até que seja concretizada á concessão da patente. Após sua concessão, a empresa requerente deverá solicitar junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, a devida alteração do Certificado de Averbação, retroagindo a remuneração à data do início do prazo do contrato ou do aditivo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Impende salientar que o prazo da licença não poderá ultrapassar o prazo de vigência das patentes que serão licenciadas, pois o contrato e/ou aditivo deverá estar vigente no momento da apresentação do requerimento de averbação.

Na situação em epígrafe, no que diz respeito ao prazo da licença, cumpre frisar que o acordo é passível de prorrogação por meio de Aditivo Contratual, assinado pelas partes dentro da vigência do contrato.

Por sua vez, o aditivo deverá ser apresentado antes da expiração do prazo do contrato no Certificado de Averbação. No caso do contrato conter cláusula de prorrogação automática do prazo, a solicitação deve ser protocolada por meio de petição de Alteração de Certificado de Averbação, ainda na vigência do prazo do Certificado de Averbação, e preferencialmente com apresentação de Carta Explicativa com a descrição do que está sendo solicitado.

Diante desta análise, como advogado empresarial, atuante no Direito Empresarial, Direito Penal Econômico, com especialidade em Propriedade Industrial, marcas e patentes, compreendo que dentre as essências características do licenciamento se emolda no empreendedor, onde o mesmo se utilização da aquisição deste tipo de contrato com o objetivo apenas de obter uma licença para comercialização de produtos sob o nome de uma marca já existente. Ou seja, a unidade licenciada faz sua comercialização de acordo com as diretrizes da empresa matriz que, por sua vez, oferece pouco suporte, sendo assim, a gestão da unidade licenciada fica a cargo do empreendedor, que por sua vez é independente.

Neste sentido, se por um lado adquirir a licença de um produto garante mais autonomia para o empreendedor, de outro, o risco da operação é maior. Diante disto, como advogado, com vasta experiência e expertise na área, recomendo que para se evitar imprevistos, o empreendedor realize antes de tudo, uma pesquisa sobre os aspectos pertinentes á aquisição de licenças e patentes, iniciando-se pelos documentos legais relacionados a franquia e licenciamento, que são:

• Lei Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998, “Direitos Autorais”, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais.
• Lei No 8.955, de 15 de Dezembro de 1994, “Franquias”, que dispõe sobre o contrato de franquia empresarial (franchising).
• Lei Nº 9.279, de 14 de Maio de 1996, “ Propriedade Industrial”, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
• Lei Nº 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998, “Propriedade Intelectual de Programa de Computador”, que dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País.

Ao final, diante da análise apresenta, em recente decisão, Processo Nº 2208262-91.2018.8.26.0000, com base nos artigos 42 e 61 da Lei 9.279/1996, a 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo negou acesso de uma empresa do ramo agroindustrial ao sistema de rastreamento e controle de sementes disponibilizado por uma companhia multinacional.

As duas empresas firmaram contrato de licenciamento em 2014, que não foi renovado em 2017 por falta de pagamento de royalties.

Apesar do inadimplemento, a empresa entrou na Justiça para continuar tendo acesso ao sistema online da licenciadora, no qual há indicação de novas tecnologias para o cultivo de soja. Em primeira instância, a ação foi julgada improcedente. A empresa recorreu ao TJ-SP, mas também não obteve sucesso. Para os desembargadores, a conduta da licenciadora, ao negar acesso ao sistema, não pode ser vista como ilegítima ou abusiva.

“O acesso a este sistema eletrônico, sem dúvida, só é viabilizado enquanto vigente o licenciamento para o uso da tecnologia, mas, concretamente, não ocorreu a renovação necessária para que esta vigência fosse mantida. A recorrida, como licenciadora, não ostenta o dever jurídico de suportar quem deixou de pagar royalties e, agora, clandestinamente, produz e multiplica sementes com violação de seus direitos, acessar o sistema online em relevo e ter os mesmos benefícios daqueles que cumprem com seus deveres obrigacionais”, disse o relator, desembargador Fortes Barbosa.

Ele também afirmou que a própria empresa admitiu não ter pago os royalties corretamente, “anunciando a recorrida subsistir débito em aberto superior a R$ 2 milhões”. “A atual produção e multiplicação de sementes com o uso dessa tecnologia só pode ser considerada como clandestina, viola os direitos de titularidade da recorrida, o que inviabilizada lhe seja imposto que suporte a utilização de seu sistema online”, completou. A decisão foi por unanimidade.