Em primeiro plano, cumpre-se observar que uma marca registrada, conhecida também como uma marca de serviço, inclui em suas características qualquer palavra, nome, símbolo ou qualquer combinação, usada ou destinada a ser usada para identificar as fontes dos bens ou serviços de uma determinada empresa, ou de várias empresas pertencentes ao mesmo grupo.

As marcas registradas são feitas para identificar uma fonte de bens ou serviços, implicam em assinaturas, nomes, etiquetas, logotipos, slogan, combinação de cores, numerais ou qualquer um desses elementos, usados ​​para distinguir o produto ou serviço de outros bens ou serviços similares. De modo geral, uma marca é um sinal distintivo, que reconhece certos bens ou serviços, produzidos sob uma marca específica.

Ela é usado para fornecer proteção ao proprietário da marca, concedendo um direito exclusivo para usá-la ou para autorizar outra parte a usá-la, para a devida consideração. O registro da marca é realizado diretamente com a autoridade apropriada, para aproveitar seu uso ao longo de vários anos, no que diz respeito ao período de proteção, este é diferente para cada caso, no entanto, ele pode ser renovado inúmeras vezes, pagando-se taxas adicionais.

Uma das principais vantagens da marca é que a proteção dificulta os esforços feitos por concorrentes injustos, ou seja, falsificadores, para usar uma marca semelhante, para vender um produto de qualidade inferior.

Na situação em epígrafe, vale ressaltar, que a marca dentre outras áreas como patentes, desenho industrial, concorrência desleal e indicações geográficas, possuem  proteção através da Lei de Propriedade Industrial, Nº 9.279/96.

Outrossim, ao contrário do direito autoral, a propriedade industrial tem que ser requerida mediante constituição de registro no órgão competente que é o INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

Neste sentido, deve-se dizer que a marca é um dos elementos que individualiza e representa um produto ou serviço de uma empresa, ela faz com que um determinado produto ou serviço, faça relação automática entre a empresa e marca, assim, quanto melhor o produto mais forte será sua Marca.

Portanto, como advogado atuante no Direito Empresarial, especialista em Propriedade Industrial, compreendo que todo empresário, tem de se precaver e tomar todo o cuidado necessário a fim de garantir que a identidade visual de sua empresa, esta que corresponde á um trabalho de vários anos de comprometimento e suor frente à sua Marca não corram o risco de serem frustrados, ao caso de surgir alguma outra marca semelhante, que possa vir a comprometer ou confundir a imagem da empresa.

O uso indevido da marca configura dano moral à pessoa jurídica, pois acabam sendo atingidas, forçosamente, a reputação, a credibilidade e a imagem da empresa perante todo o mercado, no que diz respeito a seus clientes, fornecedores, sócios, acionistas e a comunidade em geral, como também, além de comprometer o prestígio e qualidade dos produtos ou serviços ofertados.

Entretanto, nesta análise, cumpre-se frisar que a pequena semelhança de grafia e de pronúncia entre uma marca e outra não é suficiente para comprovar o uso indevido, causar confusão entre os consumidores ou revelar prática de concorrência desleal.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial não pode registrar marca que tenha semelhança com outra que já atua no mesmo segmento de mercado.

Conforme for o caso, deve o INPI, afastar o princípio da especialidade, que considera indevidos apenas os registros similares da mesma classe, do contrário, serão prejudicados o consumidor, que poderá ser enganado, e o dono do registro mais antigo, que sofrerá concorrência desleal.

Neste sentido, em resposta ao Processo Nº 0805050-53.2010.4.02.5101, resp Nº 1799164 / RJ (2018/0182702-6) autuado em 01/08/2018a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou um pedido da rede de lanchonetes McDonald’s para cancelar o registro da marca Mac D’Oro, por entender que não há possibilidade de confusão entre os consumidores. A rede internacional McDonald’s atua no setor de fast-food, e a Mac D’Oro é uma empresa que vende oleaginosas como nozes, amêndoas e castanhas.

No recurso especial, o McDonald’s afirmou que é titular de diversas marcas formadas pelas expressões Mc e Mac, tais como McDonald’s e Big Mac, e por isso teria o direito de impedir o uso da marca Mac D’Oro, pois esta constituiria imitação flagrante de seus sinais distintivos.

O pedido foi julgado improcedente em primeira instância. Ao julgar a apelação, o Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF2) anulou a marca da Mac D’Oro por entender que ela teria se aproveitado indevidamente do sucesso da empresa norte-americana, o que caracterizaria concorrência parasitária.

Ao analisar embargos de divergência interpostos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o TRF2 concluiu que é possível a convivência das marcas. O TRF2 lembrou que a proteção especial de alto renome foi conferida à marca McDonald’s aproximadamente dez anos após o depósito da marca Mac D’Oro.

Amendoins versus hambúrgu​eres

Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Nancy Andrighi, o uso da marca Mac D’Oro não implica, ao menos potencialmente, violação dos direitos do McDonald’s, “não configurando hipótese de aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição do poder distintivo de seus sinais, sobretudo porque ausentes elementos que permitam inferir que o consumidor possa acreditar que os produtos por ela designados estejam de alguma forma conectados àqueles comercializados pela parte adversa“.

A ministra lembrou que para configurar a violação de marca é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo do titular da marca supostamente usurpada.

Nancy Andrighi disse que não se sustenta o argumento de confusão entre as marcas invocado pelo McDonald’s, segundo o qual o produto comercializado pela Mac D’Oro também poderia ser encontrado na rede de lanchonetes, pois a sobremesa McSundae utiliza amendoim em sua composição.

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“Apesar do longo tempo de convivência entre as marcas em conflito (ao menos desde 1995, ano do depósito da marca Mac D’Oro), sequer foram deduzidas alegações no sentido de que algum consumidor tenha sido confundido“, afirmou a relatora.

Ela ressaltou que, na hipótese de ter havido, em algum momento, confusão ou associação errônea entre as marcas, o decurso desses anos de coexistência teria sido suficiente para que surgissem provas nesse sentido.

Baixa Disti​ntividade

Além disso, a ministra lembrou que, caso seja constatado que se trata de marca fraca, dotada de baixa distintividade, o titular deve suportar o ônus da coexistência, “pois optou por desfrutar da vantagem advinda da incorporação à marca de elemento relacionado ao próprio produto ou serviço“. É o caso das expressões Mc e Mac, utilizadas pela rede norte-americana.

Segundo a ministra, apesar da semelhança visual, gráfica e fonética das marcas, nem mesmo a reprodução integral de elementos nominativos é circunstância suficientemente apta, por si só, para justificar a decretação de nulidade de registro.

“Vale mencionar, ademais, que não foi controvertido pela recorrente o fato alegado na contestação de que o termo Mac, adotado como parte do nome empresarial do recorrido e da marca impugnada, constitui, na verdade, abreviatura da expressão macadâmia, principal produto por ele comercializado.”

Alto Reno​​me

Outro argumento rejeitado pela Terceira Turma foi a respeito da proteção especial conferida aos registros de marca de alto renome – obtida pelo McDonald’s dez anos após o início do processo de registro da Mac D’Oro.

“A declaração do alto renome não pode retroagir para atingir registros anteriores obtidos de boa-fé por terceiros, devendo seu titular suportar o ônus da convivência“, resumiu a ministra ao destacar que essa é a jurisprudência do STJ acerca da aplicabilidade da regra do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial.