Inicialmente, cumpre-se observar que pós a concessão de uma marca e a emissão do Certificado de Registro, pode-se ter em tese a breve alusão de que o procedimento para aquisição do registro da marca tenha se encerrado, até porque, o registro da marca tem vigência de somente 10 anos, e tão somente a partir deste período que seu titular poderá repensar, caso tenha interesse na prorrogação do mesmo registro para mais 10 anos.

No entanto, o titular do registro deve se precaver com dois procedimentos que podem surgir após a concessão e que podem pegar os proprietários de marcas desprevenidos, quais sejam:

1. A Nulidade
2. A Caducidade

No que tange a “Nulidade da Marca”, de modo geral, esta ocorre quando um registro de marca é concedido em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial, Nº 9.927, de 14 de Maio de 1996, que dispõe que onde qualquer interessado com legítimo interesse pode requerer a nulidade da marca, bem como, até mesmo, o próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá reaver algum equívoco e anular o registro de imediato. Esse procedimento pode ocorrer tanto por via administrativa, perante o próprio INPI, quanto via judicial.

Por conseguinte, após a devida instauração do procedimento de nulidade, o titular do registro que se encontrará em processo de anulação terá um prazo de 60 dias para apresentar defesa, de modo a demonstrar que não houve qualquer violação de Lei no processo de concessão da marca.

Nesta esteira, cumpre-se ainda observar que no que diz respeito á Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, esta, regulamenta tudo o que diz respeito ao registro de marcas, patentes, desenhos industriais e outras proteções intelectuais, como por exemplo, os artigos 165 a 175 que elucidam especificamente o processo de nulidade do registro de marcas, de modo meramente exemplificativo vejamos alguns destes artigos:

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

 Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável.

 Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

 Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Impende salientar, que o processo administrativo de nulidade pode ser instaurado em um prazo de 180 dias a partir da data da expedição do Certificado de Registro, desse modo, uma vez instaurado, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial irá publicar, por intermédio da Revista da Propriedade Industrial, a devida notificação da nulidade administrativa, e deverá ser a partir daí que começará a correr o prazo de 60 dias para a parte interessada se manifestar, e, é neste mesmo período que o titular da marca poderá exercer seu direito de defesa.

Neste sentido, passados esses 60 dias, o requerimento será decidido pelo Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e com a decisão proferida encerrará a instância administrativa, conforme o Art. 171 da Lei de Propriedade Industrial.

Na análise do mérito do procedimento administrativo, será analisado todo o exposto pelas partes interessadas que foram apresentadas em petições, bem como a documentações apresentadas. O requerimento de nulidade por decisão, poderá ser provido, onde será aceito pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, assim, extinguindo-se o registro de marca, ou negado, mantendo-se a concessão do registro.

Cabe elucidar que além do processo administrativo de nulidade, existe também a ação de nulidade judicial. Ocorre que enquanto a primeira ocorre perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no prazo de 180 dias, a nulidade judicial pode ocorrer em até 5 anos após a concessão do registro da marca. Sabido frisar que o juízo competente para julgar a ação judicial de nulidade de marca é da Justiça Federal.

Segundo o artigo 175 da LPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, não sendo autor, deverá intervir no feito do procedimento, assim como na nulidade administrativa, o titular da marca também poderá exercer seu direito de defesa na via judicial.

Por conseguinte, já no que diz respeito a Nulidade Total ou Parcial, conforme disposto no § único do artigo 165 da LPI: “A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável”. Melhor dizendo, dependendo dos argumentos e documentos apresentados por ambos as partes no processo, uma marca ainda pode existir em determinadas circunstâncias. Entretanto, para que se possa alcançar a nulidade parcial, é necessário construir uma forte manifestação de defesa, como demonstrar e comprovar como uma marca pode ainda ser registrada, considerando que está em desacordo com a Lei.

Nesta análise, impende salientar a despeito da concorrência desleal, Concorrência desleal.

A Concorrêcia desleal é todo e qualquer ato, contrário aos bons costumes e à lei, que seja executado com má-fé, numa situação de concorrência entre empresas, que podem ser atos que criem confusão, que desviem clientela por processos artificiais e contrários à moralidade comercial.

A concorrência desleal é crime previsto no artigo 195 da Lei nº 9.279/1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial:

Art. 195. Comete o crime de concorrência desleal quem:

I – pública, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;

II – presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;

III – emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;

V – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

VI – substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

 VIII – vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX – dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X – recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII – vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV – divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

• 1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.
• 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.

Neste sentido, conforme recente decisão Processo Nº 0534863-14.2004.4.02.5101, a 4ª turma do STJ negou provimento a recurso da Construtora Ipê contra a Ypê Engenharia, que alegava concorrência desleal pela colidência. Ambas as empresas atuam no mercado de construção civil.

A autora foi constituída em 1961, enquanto a requerida em 1982. Contudo, a Ypê Engenharia registrou primeiro o signo em questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994; a autora somente o fez em 16/04/2003.

O TRF da 2ª região, partindo da premissa de que nome comercial e marca estão submetidos a regimes jurídicos diferentes, com alcance e âmbitos de proteção diversos, negou a pretensão da autora, afirmando que o registro perante o INPI é o único que confere direito de exclusividade sobre um determinado signo com alcance nacional.

Para o Tribunal, como as empresas são sediadas em regiões diferentes do Brasil, não é possível afirmar categoricamente que a requerida poderia desconhecer, em razão de sua atividade, a anterior constituição da autora.

Ao analisar o recurso contra a decisão do TRF, o ministro Luis Felipe Salomão explicou que a tutela do nome no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.

“A proteção a tais institutos não se confunde. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da Junta Comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo território nacional caso seja feito pedido complementar.”

O relator prosseguiu no voto asseverando que o registro confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional.

“O exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração princípios da territorialidade, além da especialidade. Essa é a jurisprudência da Casa.”

Salomão considerou que somente nove anos depois da requerida a autora fez o depósito do registro de pedido de marca da Construtora Ypê, e ela não fez o registro complementar de seus atos constitutivos na Junta de Comércio.

“Sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional, que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária e da marca da ré, cujo registro encontra óbice em todo território nacional, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de confusão quanto ao público ou associação indevida.”

A decisão da turma foi unânime em negar provimento ao recurso.

Por fim, como advogado, atuante no Direito Empresarial, Direito Penal Econômico, dentre outras especialidades que norteiam o Direito Brasileiro, recomendo que mesmo após a concessão do registro da marca é essencial que o seu proprietário monitore o processo continuamente, de modo a se evitar que qualquer notificação dessa natureza não passe despercebida e fique sem defesa.

A nulidade administrativa de registro de marca e a defesa podem ser feitos pelos próprios titulares das marcas. Sendo assim, nossa recomendação é sempre buscar algum especialista na área.

Tal profissional, por deter considerável conhecimento da matéria, irá construir toda argumentação com solidez e expertise, bem como, orientará com segurança quanto aos prazos, etapas e investimentos necessários.

Outrossim, já no que diz respeito a nulidade judicial e a defesa por essa via deverão ser feitas por meio de um advogado, onde este profissional possui capacidade postulatória para defender em juízo as pretensões do titular da marca, ou do terceiro interessado.